Fontec R&D v. Saraya Co., Ltd., Affaire n° 2016 (Gyo-KE) 10269

février - 2018


Traduction française du rapport de Mr Katsumasa OSAKI du Cabinet Kawaguti & Partners concernant la Décision de la Haute Cour de Propriété Intellectuelle (IPHC) rendue le 8 août 2017.

 

            Saraya a obtenu en 2003 un brevet portant sur un extrait de Momordicae grosvenori pour la préparation d’une composition d’édulcorant. Fontec a déposé en 2015 auprès de l’Office Japonais des Brevets (JPO) une demande en annulation des revendications 1 et 2 de ce brevet.  En cours de procédure, Saraya a demandé une correction de la revendication 2 et une description de « la Partie Exemplification ». Le JPO a accepté la correction et a rendu en 2016 une décision d’annulation de la revendication 1, tout en rejetant la demande en annulation de la revendication 2. En 2016, Fontec a fait appel devant l’IPHC de la décision du JPO sur la revendication 2.

            La revendication 2 du brevet en cause après la correction porte sur un extrait de Momordicae grosvenori pour la préparation d’une composition d’édulcorant, dans lequel une teneur totale en mogroside V, mogroside IV, 11-oxo-mogroside V et siamenoside I est de 35% en poids ou plus.

            L’une des principales questions dans cette affaire concernait le point de savoir si une limitation de la teneur n’ayant pas de limite supérieure spécifique définie dans une revendication satisfaisait ou non l’exigence de support lorsque les exemples illustraient seulement une plage plus étroite et plus basse de la teneur. L’IPHC a répondu à la question comme suit :

 

            Tout d’abord, ayant revu « la Partie Exemplification » de la description du brevet en cause, l’IPHC a trouvé que :

(i)                 « la Partie Exemplification » illustrait trois exemples dans lesquels la teneur totale en mogroside V, mogroside IV, 11-oxo-mogroside V et siamenoside I (les quatre ingrédients) de l’extrait était de respectivement 35,10% en poids, 53,00% en poids et 60,80% en poids ;

 

(ii)               un produit de haute pureté de chacun des quatre ingrédients était  obtenu ; et

 

(iii)             les propriétés de goût sucré de chacun des quatre ingrédients obtenues étaient évaluées pour neuf facteurs afin de montrer que les quatre ingrédients avaient tous un goût sucré similaire au saccharose.

 

            Sur cette base, l’IPHC a décidé que n’importe lequel des quatre ingrédients devait être augmenté dans la plage de la teneur totale des quatre ingrédients de l’extrait dépassant 60,80% en poids, que chacun des quatre ingrédients avait des propriétés de goût sucré similaires au saccharose pour les neufs facteurs, et ainsi que l’homme du métier pourrait comprendre que l’extrait présentait aussi des propriétés de goût sucré similaires au saccharose dans la plage dépassant 60,80%, bien que chacun des quatre ingrédients ne soit pas lui-même un exemple.

 

            A ce sujet, durant le procès, Fontec a fait valoir que l’extrait dans lequel la teneur totale des quatre ingrédients était de 60,80% en poids (échantillon J) présentait des valeurs plus mauvaises pour les facteurs « plénitude » et « richesse » que l’extrait dans lequel la teneur des quatre ingrédients était de 53,00% en poids (échantillon I), et ainsi que l’extrait dans lequel la teneur totale des quatre ingrédients dépassait 60,80% en poids pourrait présenter des valeurs encore plus mauvaises. Cependant, l’IPHC a rejeté l’affirmation de Fontec en soulignant que

 

(i)                 l’échantillon J présentait de meilleures valeurs pour les sept facteurs restants que l’échantillon I ; et

 

(ii)               même en ce qui concerne les facteurs « plénitude » et « richesse », la valeur du facteur « plénitude » de l’échantillon I et celle de l’échantillon J étaient de respectivement 3,13 et de 3,27, et la valeur du facteur « richesse » de l’échantillon I et celle de l’échantillon J étaient de respectivement 3,13 et 3,33, ainsi, toutes les valeurs étaient d’approximativement 3,3, ce qui est proche de 3,  valeur signifiant que la solution n’était pas différente de la solution de saccharose standard ; et par conséquent

 

(iii)             on ne pouvait pas dire qu’il n’était pas clair que l’extrait avait les excellentes propriétés de goût sucré similaires au saccharose lorsque la teneur totale des quatre ingrédients dépassait 60,80% en poids.

 

      En définitive, l’IPHC a rejeté l’appel de Fontec et a confirmé la décision du JPO.

 

      Un appel devant la Cour Suprême n’a pas été interjeté contre cette décision, si bien que celle-ci est définitive et exécutoire.

 

      L’IPHC a donc reconnu qu’une limitation de la teneur n’ayant pas de limite supérieure spécifique satisfaisait l’exigence de support même lorsque les exemples illustraient seulement une plage plus étroite et plus basse de la teneur dans le cas où l’homme du métier pourrait comprendre que le produit revendiqué présentait aussi l’effet avantageux dans la plage supérieure à la plage illustrée dans les exemples également sur la base non seulement des exemples illustrant le produit revendiqué lui-même mais encore de la description comprenant « la Partie Exemplification » autre que les exemples. Cette décision suit la jurisprudence sur l’exigence en matière de support (Affaire n° 2005 (Gyo-Ke) 10042 : Décision rendue par le Grand Jury de l’IPHC le 11 novembre 2005).