Mitsubishi Chemical Corp., Mitsubishi-Chemical Foods Corp. v. Riken Vitamin Co., Ltd., Affaire n° 2016 (Gyo-Ke) 10056

février - 2018


Traduction française du rapport de Mr Katsumasa OSAKI du Cabinet Kawaguti & Partners concernant la Décision de la Haute Cour de Propriété Intellectuelle (IPHC) rendue le 11 septembre 2017.

 

Mitsubishi Chemical et Mitsubishi-Chemical Foods (appelés collectivement «Mitsubishi ») ont obtenu en 2013 un brevet portant sur une boisson à base de café. Riken Vitamin (RV) a déposé en 2014 une demande en annulation du brevet Mitsubishi auprès de l’Office Japonais des Brevets (JPO). Au cours de la procédure, le JPO a établi en 2015 une opinion préliminaire déclarant que le brevet devait être annulé, et Mitsubishi a demandé une correction des revendications. Le JPO a accepté la correction, mais a rendu en 2016 une décision d’annulation pour défaut d’activité inventive. En 2016, Mitsubishi a fait appel de la décision du JPO devant l’IPHC.

 

La revendication 1 du brevet Mitsubishi après correction porte sur une « Boisson à base de café contenant des composants du lait, caractérisée par le fait que la boisson à base de café contient 0,0001 à 0,5 % en poids d’un ester d’acide gras et de triglycérol ayant un degré de polymérisation de 3, et que les polysaccharides de masse moléculaire réduite issus d’un extrait de café ayant été traité par une enzyme de dégradation des mannanes dans la boisson à base de café satisfont au moins l’une des conditions suivantes (A) et (B) :

(A) le sommet du pic de masse moléculaire des polysaccharides apparaît à une masse moléculaire de 1000 à 4000, tel que mesuré par chromatographie par perméation sur gel ;

(B) la masse moléculaire moyenne en poids des polysaccharides est de 1000 à 6000,  tel que mesuré par chromatographie par perméation de gel.

 

L’une des principales questions de cette affaire concernait la façon dont un effet avantageux de l’invention revendiquée comprenant des données expérimentales postérieures au dépôt devait être pris en considération lors de l’examen de l’activité inventive. L’IPHC a répondu à la question comme suit :

 

Tout d’abord, après avoir réexaminé et comparé la revendication 1 du brevet au document D4 de l’état antérieur de la technique, l’IPHC a trouvé qu’ils différaient uniquement par le fait que la première spécifiait que les polysaccharides satisfaisaient au moins l’une des conditions (A) et (B), tandis que le second ne le spécifiait pas, et a décidé que l’homme du métier aurait pu facilement concevoir la différence compte tenu de la structure de l’invention.

 

En outre, l’IPHC a décrété d’une manière générale que, même si l’homme du métier aurait pu facilement concevoir l’invention revendiquée compte tenu de la structure de l’invention, il restait une possibilité de reconnaître l’activité inventive si l’invention revendiquée présentait un effet avantageux par rapport à l’invention divulguée dans l’état antérieur de la technique et si l’effet était un effet remarquable au-delà des attentes de l’homme du métier sur la base des connaissances techniques courantes à la date de priorité du brevet, à condition qu’un tel effet remarquable ait été divulgué dans le mémoire descriptif du brevet ou qu’il ait pu être déduit par l’homme du métier à partir de la divulgation du mémoire descriptif.

À ce sujet, Mitsubishi a déclaré que l’effet remarquable de l’invention revendiquée selon lequel le goût amer, le goût acide et l’astringence de la boisson à base de café revendiquée étaient faibles était provoqué par la combinaison de l’ester d’acide gras et de triglycérol (TP) et du traitement par une enzyme de dégradation des mannanes ; et a soumis, en tant que justification de sa déclaration, des données expérimentales postérieures au dépôt montrant que l’effet était provoqué par la combinaison du TP et du traitement.

 

Sur la base de la décision générale ci-dessus et de la déclaration de Mitsubishi, l’IPHC a tout d’abord réexaminé l’effet de l’invention revendiquée sur la base du mémoire descriptif, et a trouvé que les exemples décrits dans le mémoire descriptif comparaient uniquement du café au lait dans lequel un TP a été ajouté à un extrait de café traité par une enzyme de dégradation des mannanes (exemples 1 et 2) à du café au lait dans lequel un ester d’acide gras et de sucralose (SE) a été ajouté à un extrait de café traité par une enzyme de dégradation des mannanes (exemples de référence 1 et 2) pour montrer qu’il existait de nombreuses opinions selon lesquelles le goût amer, le goût acide et l’astringence étaient faibles dans le premier, tandis qu’il existait de nombreuses opinions selon lesquelles le café au lait présentait un goût amer, un goût acide et une astringence dans le second cas. Sur cette base, l’IPHC a décidé que l’homme du métier ne pouvait pas directement déduire du mémoire descriptif que l’effet était provoqué par la combinaison du TP et du traitement par une enzyme de dégradation des mannanes.

En outre, l’IPHC a réexaminé la déclaration de Mitsubishi reposant sur des données expérimentales postérieures au dépôt, et a décidé que la déclaration de Mitsubishi était originairement inappropriée puisque sa déclaration était basée sur des données expérimentales postérieures au dépôt séparément du mémoire descriptif du brevet.

 

En définitive, l’IPHC a rejeté l’appel de Mitsubishi et a maintenu la décision du JPO.

 

Un appel devant la Cour Suprême a été interjeté contre cette décision si bien que celle-ci n’est pas définitive ni exécutoire.

 

Tel que l’IPHC l’a décrété d’une manière générale dans la décision ci-dessus, un effet remarquable est l’un des principaux facteurs au Japon pour reconnaître l’activité inventive au Japon, à la condition qu’un tel effet remarquable soit divulgué dans le mémoire descriptif ou qu’il puisse être déduit par l’homme du métier à partir du mémoire descriptif. En conséquence, des données expérimentales postérieures au dépôt montrant un effet remarquable séparément du mémoire descriptif ne sont pas prises en considération pour l’examen de l’activité inventive.