Annulation des marques BIG MAC et TERMINATOR pour non usage

avril - 2019
Deux décisions d’annulation de l’EUIPO nous rappellent l’importance des preuves d’usage à fournir pour montrer l’usage sérieux de sa marque de l’Union Européenne lorsqu’elle a été enregistrée depuis plus de cinq ans.

La première décision concerne la marque BIG MAC dans une procédure d’annulation (décision n°14788C du 11/01/2019).

McDonald’s a fourni les preuves suivantes afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque BIG MAC : des affidavits signés par les représentants de la chaîne en Allemagne, France et Royaume Uni, incluant notamment des déclarations sur les chiffres d’affaires en relation avec les sandwiches BIG MAC, des brochures et affiches promotionnelles en allemand, français et anglais, des emballages, des extraits de ses sites internet dans 18 pays de l’Union Européenne ainsi que des extraits de la page WIKIPEDIA sur le burger BIG MAC.

La division d’annulation de l’EUIPO a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants à démontrer un usage sérieux de la marque en cause sur la période donnée pour les raisons suivantes.


Les affidavits sont bien des preuves acceptables mais ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le chiffre d’affaires dégagé par la vente des burgers BIG MAC.

Les extraits des sites internet, les brochures et affiches publicitaires peuvent démontrer la nature de l’usage : la marque est bien apposée sur des sandwiches, et peuvent montrer que les produits sont proposés à la vente.

Mais l’EUIPO a considéré qu’il n’a pas été démontré la réalité des ventes.

Cette décision permet de rappeler qu’il est important de fournir toutes les preuves d’usage nécessaires, même pour une marque pourtant très connue.

 

La seconde décision concerne la marque TERMINATOR. Elle a été déposée en 2005 pour désigner  divers produits et services comme les CD, jeux vidéos, livres, distribution de films… Les produits marqués sont des produits dérivés faisant référence aux films TERMINATOR. Une société a introduit une action en nullité de cette marque pour défaut d’usage (décision n°14586C du 12/02/2019). 

Pour prouver l’usage de sa marque, le titulaire produit des contrats de licences de marque portant sur la vente en Europe de divers objets marqués TERMINATOR, des attestations de ses licenciés, des rapports de redevances et des extraits de pages internet concernant la publicité et la vente des produits.

L’Office a considéré que le signe TERMINATOR n’a pas été utilisé à titre de marque distinctement du titre du film auquel se rapporte les produits.  Dès lors la marque TERMINATOR est davantage descriptive des produits commercialisés qu’un indicateur d’origine commerciale.

Le public n’étant pas à même d’associer au signe une origine commerciale distincte du titre du film objet des différents produits, la marque est annulée pour l’ensemble des produits et services.
 
Dans les deux cas, les titulaires ont fait appel.