Brevetabilité des phénomènes naturels aux Etats-Unis : l'affaire Mayo

avril - 2012
Le 20 mars 2012, la Cour Suprême des États-Unis a rendu, dans l'affaire Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., une décision importante en matière de brevetabilité des phénomènes naturels

Aux termes de la Section 101 de la loi américaine sur les brevets (35 USC 101),  seuls sont brevetables les procédés, les machines, les articles manufacturés et les compositions de matières. Cette définition est complétée par la jurisprudence qui a précisé a plusieurs reprises quelles inventions n'entraient pas dans la liste de la Section 101. Ainsi, la Cour Suprême a indiqué  dans sa décision Gottschalk v. Benson  (1972) que les lois de la nature n'étaient pas brevetables car elles constituent les outils de base du travail scientifique et technique. Dans la décision Diamond v. Chakrabarty (1980), la Cour Suprême a réaffirmé ce principe en précisant qu'Einstein ne pouvait pas breveter sa célèbre loi E=mc2, ni Newton breveter sa loi de la gravitation, de telles découvertes étant des manifestations de la nature, libres à tous et réservées à personne.

Cependant, il est habituellement estimé que l’application concrète d’une loi de la nature, par exemple dans une méthode de diagnostic, peut être brevetée, si elle remplit les autres conditions de brevetabilité aux Etats-Unis (en particulier la nouveauté, la non-évidence et la suffisance de description).

Dans l’affaire Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. (Mayo v. Prometheus), la revendication 1 du brevet contesté portait sur un procédé d’optimisation de l’efficacité thérapeutique d’un traitement d’un trouble gastrointestinal à médiation immunitaire comprenant deux étapes :

(a)    Administrer un médicament (en l’occurrence une thiopurine) ;
(b)    Déterminer le taux d’un métabolite déterminé (6-thioguanine) du médicament, 

où un taux au-dessous d’une valeur seuil donnée indique le besoin d’augmenter le dosage du médicament, et

où un taux au-dessus d’une valeur seuil donnée indique le besoin de diminuer le dosage du médicament.

La Cour Suprême devait déterminer si ce procédé ne faisait qu'énoncer une simple loi de la nature, non brevetable, ou constituait une application brevetable de cette loi.

La Cour a donc examiné les différentes étapes du procédé revendiqué et a d’abord conclu que la clause établissant le lien entre une valeur seuil du taux de métabolite et la nécessite de modifier le dosage du médicament ne faisait qu’énoncer une loi de la nature. 

L’étape d’administration se contente, quant à elle, de définir le public cible du procédé : les médecins traitant leur patient par une thiopurine. Enfin, l’étape de détermination du taux de métabolite invite simplement les médecins à pratiquer « une activité bien conventionnelle, de routine, et bien comprise ».

Par ailleurs, la combinaison de ces étapes telle que revendiquée n’ajoute rien par rapport aux étapes énoncées séparément.

En résumé, la revendication se contente d’indiquer aux médecins de collecter des données à partir desquelles ils pourront prendre une décision au vu de la corrélation existant entre ces données. Ceci ne suffit pas à transformer une loi de la nature non brevetable en une application brevetable de cette loi.

Dans sa décision, la Cour Suprême affirme donc que la combinaison d’un processus naturel et d’éléments connus ne forme pas une application brevetable du processus naturel. La Cour insiste particulièrement  sur l'importance ne pas permettre l'appropriation d'une loi de la nature par un droit de propriété intellectuelle qui permettrait d'en interdire l’utilisation à d’autres parties, réaffirmant donc les principes énoncés dans les décisions Gottschalk v. Benson et Diamond v. Chakrabarty

La décision unanime de la Cour Suprême (9 voix pour, 0 contre) a des implications importantes sur la brevetabilité des méthodes de diagnostic aux Etats-Unis. Un certain nombre de brevets délivrés pourraient donc voir leur validité remise en cause, et des demandes de brevet en cours d'examen pourraient être rejetées par l'USPTO sur la base de la décision Mayo.
Une des premières conséquences de cette décision ne s'est d'ailleurs pas fait attendre : la Cour Suprême a demandé à la Cour d'appel pour le Circuit Fédéral de revoir sa décision dans la célèbre affaire Myriad Genetics, à la lumière de la décision Mayo. Ce réexamen de l'affaire Myriad Genetics montre que la décision Mayo pourrait également remettre en cause la brevetabilité d'un gène isolé. Dans sa première décision rendue sur l'affaire Myriad Genetics, la Cour d'appel avait considéré qu'une séquence d'ADN isolée  constituait une molécule différente de la même séquence lorsqu'elle est intégrée dans le génome humain, et  avait donc reconnu la brevetabilité d'un gène isolé.  Or, un gène isolé ne constitue finalement que la combinaison d'un produit naturel (l'ADN) et d'un procédé connu (l'isolement de l'ADN).  L'avenir nous dira si la  Cour d'appel choisira, par analogie, d'appliquer à une revendication de produit le raisonnement de la décision Mayo, qui porte sur un procédé.