Validité d'une marque constituée d'un nom patronymique

mai - 2007
L’utilisation d’un nom patronymique en tant que marque, dénomination sociale ou enseigne est de nos jours très fréquente. Elle est cependant à l’origine de nombreux litiges comme le montre une jurisprudence abondante dans laquelle vient s’inscrire l’arrêt Elizabeth Emanuel de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 30/03/2006.

1- Faits

Mme Emanuel, célèbre créatrice de mode anglaise, a cédé son entreprise de création et de commercialisation de vêtements dénommée "Elizabeth Emanuel", ainsi que les actifs qui y étaient attachés dont la marque ELIZABETH EMANUEL enregistrée en 1997.

Mme Emanuel a par la suite déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque cédée et s’est opposée à l’enregistrement d’une nouvelle marque ELIZABETH EMANUEL. Elle estimait en effet que le public était victime d’une confusion et d’une tromperie, dans la mesure où elle n’était plus la créatrice des vêtements.

Ces demandes ont été rejetées en 1ère instance au motif que la tromperie et la confusion étaient le résultat inévitable de la cession de l’entreprise et de la clientèle attachée au nom patronymique.

2- Arrêt du 30/03/2006

Des questions préjudicielles ont été adressées à la CJCE lors du recours, portant sur les conditions requises pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement ou déchue pour déceptivité au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104, lorsque cette marque correspond au nom du créateur premier des produits et que la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise.

La CJCE rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 2 de la Directive communautaire 89/104, un nom patronymique constitue une marque valable puisqu’il permet de distinguer les produits et services d’une société de ceux de ses concurrents (fonction d’origine de la marque).

La Cour considère en l’espèce que la marque ELIZABETH EMANUEL n’est pas à elle seule de nature à tromper le public sur la nature, la qualité où la provenance des vêtements en cause, même si le consommateur est conduit à croire que la créatrice de mode participe toujours à la conception des vêtements. En effet, la société titulaire de la marque reste garante de la qualité des produits.

La CJCE apporte toutefois un tempérament à son affirmation en précisant qu’il appartient au juge national de vérifier qu’il n’existe pas une volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque Elizabeth Emanuel de faire croire au consommateur que la créatrice participe toujours à la conception des vêtements. Cette volonté constituerait alors une manœuvre dolosive, qui ne pourrait cependant pas faire échec à l’enregistrement de la marque ELIZABETH EMANUEL en raison de sa nature.

La CJCE affirme en conclusion qu’une marque correspondant au nom du créateur premier des produits ne peut être pour cette seule raison refusée à l’enregistrement ou faire l’objet d’une déchéance au motif qu’elle induirait le public en erreur et ce d’autant plus que la clientèle attachée à la marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits revêtus de cette marque.

Cet arrêt met en évidence les difficultés que peut entraîner l’utilisation d’un nom patronymique dans la vie des affaires. Il va dans le sens d’une certaine sécurité juridique et fait ainsi suite à l’arrêt Inès de la Fressange rendu par la Cour de Cassation le 31 janvier 2006.