Contentieux de la nullité d’une marque française

L’INPI a compétence exclusive (Art. L716-5 I) pour connaître des demandes, formées à titre principal, en nullité d’une marque française comme (cf.Art. L711-2) :
- étant un signe qui ne peut constituer une marque selon Art. L711-1 ;
- dépourvue de caractère distinctif ;
- composée exclusivement exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant service à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
- composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
- constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
- exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;
- contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
- de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
- consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du code de la propriété intellectuelle, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;
- étant une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur,
ou comme portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France (cf. Art. L711-3 I, 1° à 5°, 9° et 10°) :
- une marque antérieure
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
- une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;
- une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L722-1 ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieure ;
- le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
ou comme étant une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche (cf Art. L711-3 III) ;
- dans le cas d’une marque de garantie, pour les motifs de l’Art. L715-4 ; ou
- dans le cas d’une marque collective, pour les motifs de l’Art. L715-10).

Les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, ont compétence exclusive (Art. L716-5II) pour connaître
- des demandes en nullité formées à titre reconventionnel ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées ou sont en cours d’exécution ;
- des demandes formées à titre principal, en nullité d’une marque française portant atteinte aux droits antérieurs suivants ayant effet en France : droits d’auteur, droits résultant d’un dessin ou modèle protégé et droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image (cf Art. L711-3, I, 6° à 8°) ; et
- des demandes en nullité quel qu’en soit le motif en cas de demande connexe à une autre action relevant de la compétence du tribunal, telle qu’une action en concurrence déloyale.

La procédure devant l’INPI est contradictoire (Art. R716-3) et elle est ouverte à tous sans avoir à justifier d’un intérêt à agir (Art. L716-2 si elle est fondée sur les articles L711-2, L715-4 et L715-9).

Devant les tribunaux, une telle demande est introduite par toute personne intéressée (Art. L716-2). Elle est ouverte aux seuls titulaires des droits antérieurs aussi bien devant l’INPI que devant les tribunaux (L716-2) si elle est fondée sur l’Article L711-3).

Les actions en nullité sont imprescriptibles (L716-2-6) excepté dans les deux cas suivants :
- l’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi (Art. L716-2-7) ; et


- le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de 5 ans consécutifs l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi (Art. L716-2-8).

Présentation de la demande en nullité

La demande en nullité comprend (Art. R716-1) :
- l’identité du demandeur ;
- le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
- les références de la marque contestée ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ;
- l’exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ; et
- la justification du paiement de la redevance prescrite.

Irrecevabilité

- l’INPI n’est pas compétent ;
- la présentation de la demande ne satisfait pas aux conditions de présentation de l’Art. R716-1 et de l’Art. R716-2 ;
- une décision a déjà été rendue par l’INPI ou une juridiction entre les mêmes parties et pour des faits identiques et il n’y a plus de voie de recours (Art. R716-13) ;
- la demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure depuis plus de 5 ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des 5 ans précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ;
- la demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur la requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des 5 ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ;
- la demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à  la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’articule L711-2, avait acquis un caractère distinctif ;
- la demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l’article L711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- la demande en nullité fondée sur le 2° du I de l’article L711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.

Instruction de la procédure

L'instruction est décrite à l'Article R716-16.

-    la demande est notifiée au titulaire de la marque contestée (TMC), lequel a 2 mois pour présenter des observations écrites en réponse et le cas échéant produire toutes pièces qu’il estime utiles ;
- en cas de réponse, le demandeur a un délai d’1 mois pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ;
- en cas de réplique du demandeur, le TMC a de nouveau 1 mois pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces ; en cas de réponse, le demandeur dispose d’un nouveau délai d’1 mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
- en cas de réplique par le demandeur, le TMC dispose d’un dernier délai d’1 mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l’INPI peut également inviter les parties à présenter des observations orales. La procédure orale a alors lieu à l’issue de la phase écrite de l’instruction.

A tout moment, le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés (Art. R716-7 1°).

La phase d’instruction peut être suspendue sur demande conjointe des parties pendant une durée de 4 mois, renouvelable 2 fois.

Décision

L’INPI a 3 mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction.   

Le perdant peut être condamné au paiement d’une indemnité forfaitaire.

La décision est passible d’un recours en réformation devant une Cour d’Appel compétente.