Epuisement communautaire du droit des marques

Selon le principe de l'épuisement communautaire du droit des marques, et plus généralement du droit de la propriété industrielle, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou de l'Espace Economique Européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement.Cette théorie a d'abord été jurisprudentielle (CJCE Deutsche Grammophon - 8 juin 1971) sur la base des Articles 28 (ex 30) et 30 (ex 36) du Traité de Rome relatifs à la libre circulation des marchandises.Puis cette théorie a été intégrée à la législation par la directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988 d'harmonisation dans le domaine des marques, puis par le règlement du 20 décembre 1993 concernant la marque Communautaire.

1- Le principe

Le monopole conféré au titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer au principe de la libre circulation des marchandises prévue au sein de la Communauté Européenne.C'est pourquoi ce monopole prend fin pour chaque produit portant la marque, après sa première mise en circulation. Il faut que cette mise en circulation soit effectuée- dans un des pays de la Communauté européenne : le principe d'épuisement ne s'applique pas à un produit mis en circulation dans un pays hors Communauté (CJCE C-355/96 Silhouette - 16 juillet 1998)- par le titulaire de la marque ou avec son consentement : le consentement doit alors porter sur chaque exemplaire ou lot de produits (C-173/98 Sebago - 1 juillet 1999).Les produits en libre circulation dans la Communauté peuvent alors faire l'objet d'une publicité pour leur revente (C-337/95 Dior 4 novembre 1997)Dans un arrêt du 20 novembre 2001, la CJCE a admis la possibilité d'un consentement implicite du titulaire à la mise sur le marché dans la CEE alors qu'il revendait lui-même en dehors de la CEE (C-414/99 Davidoff - 20 novembre 2001).Selon la CJCE, le consentement doit être exprimé positivement et les éléments pris en compte pour retenir l'existence d'un consentement implicite doivent traduire de façon certaine une renonciation du titulaire de la marque à opposer son droit exclusif.1) L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'Espace économique européen de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen.  2) Un consentement implicite ne peut pas résulter : - d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, de son opposition à une commercialisation dans l'Espace économique européen; - d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'Espace économique européen; - de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'Espace économique européen. 3) Il n'est pas pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque : - que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'Espace économique européen ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou - que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

2 - Les exceptions à la libre circulation

La CJCE et l'article 7 de la directive européenne ont cependant considéré que, dans certains cas, la règle de l'épuisement des droits ne devait pas être appliquée. En effet, la fonction d'une marque est d'indiquer au consommateur l'origine du produit, il faut donc éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur.Selon l'article L713-4, 2ème alinéa "Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieurement intervenue, de l'état des produits".Les marques de renomméeCJCE C-335/95 - Dior - 4 novembre 1997 : "l'atteinte à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime [...] justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits qu'il a mis dans le commerce dans la communauté."Les produits reconditionnésLe titulaire dune marque peut s'opposer à un importateur parallèle si :- l'emballage extérieur du produit n'indique pas clairement l'identité de celui qui a procédé au reconditionnement ;- un article supplémentaire a été ajouté sans que l'importateur en ait indiqué l'origine ;- le produit reconditionné fait l'objet d'une "présentation inadéquate", celle-ci étant fonction "de la nature du produit et du marché auquel il est destiné".En effet, il ne faut pas que l'interdiction cloisonne artificiellement les marchés entre Etats Membres. Dans la décision C-143/00, la CJCE souligne "Constitue une telle restriction déguisée au sens de cette disposition l'exercice, par le titulaire d'une marque, de son droit de s'opposer au reconditionnement si cet exercice contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les Etats membres et si, par ailleurs, le reconditionnement a lieu de telle manière que les intérêts légitimes du titulaire sont respectés, ce qui implique notamment que le reconditionnement n'affecte pas l'état originaire du médicament ou n'est pas de nature à nuire à la réputation de la marque.Or, la Cour a constaté que doit être considérée comme contribuant à un cloisonnement artificiel des marchés entre les Etats membres l'opposition du titulaire d'une marque au reconditionnement des médicaments lorsque celui-ci est nécessaire afin que le produit importé parallèlement puisse être commercialisé dans l'Etat d'importation."De plus, le titulaire de la marque doit être averti avant toute commercialisation du produit reconditionné par l'importateur et peut exiger un spécimen du produit reconditionné. Il peut également imposer que le nom du fabricant figure sur l'emballage extérieur.Concernant le ré-étiquettage d'un produit, la CJCE a estimé (C-349/95 - Loendersloot - 11 novembre 1997) que "le titulaire dune marque peut s'opposer au reconditionnement s'il est exclusivement motivé par la recherche d'un avantage commercial pour l'importateur parallèle" et "lorsque l'importateur parallèle est à même de réutiliser l'emballage d'origine pour une commercialisation dans l'Etat membre d'importation en apposant sur cet emballage des étiquettes", sauf s'il existe sur le marché en cause une forte résistance des consommateurs à l'égard des médicaments ré-étiquettés.Selon le dispositif de l'arrêt C-143/00 :"1) L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque peut invoquer son droit de marque afin d'empêcher un importateur parallèle de procéder à des reconditionnements de médicaments, à moins que l'exercice de ce droit ne contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les Etats membres. 2) Un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages est objectivement nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour si, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être considéré comme entravé à cause d'une forte résistance d'une proportion significative de consommateurs à l'égard des médicaments réétiquetés.3) L'importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d'une marque, respecter la condition d'avertissement préalable. Si l'importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. Il appartient à l'importateur parallèle d'avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. En cas de contestation, il appartient au juge national d'apprécier, en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, si le titulaire a disposé d'un délai raisonnable pour réagir au projet de reconditionnement." La décision préjudicielle Davidoff a été appliquée en France, par exemple par la Cour de Cassation le 9 avril 2002 pour déterminer qu'un contrat de licence de marque au Brésil qui précise que l'usage de la marque ne comporte "aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence" implique le consentement du titulaire de la marque.Avant toute action en contrefaçon à l'égard d'un importateur, il convient donc de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'importations parallèles licites, et , surtout depuis l'arrêt Davidoff, s'il n'y a pas eu un consentement implicite de la part du titulaire, même lorsque la première mise en circulation a été effectuée hors EEE.

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