Désignation Postérieure d'un Pays pour une Marque Internationale

février - 2018

La procédure d'obtention d'une marque internationale donne la possibilité au titulaire d'une marque de désigner de nouveaux pays après le dépôt ou même l'enregistrement de la marque afin d'en étendre la protection.

Une désignation postérieure peut être intéressante par exemple lorsque des pays n'ont pas été désignés au moment du dépôt et que le marché dans ces pays est devenu important, ou bien lorsque les pays n'étaient pas parties à l'Arrangement ou au Protocole de Madrid.

 

Cas où une désignation postérieure n'est pas possible

- De la même façon que pour un dépôt, le pays d'origine (déterminé par la nationalité, le domicile ou l'établissement du titulaire) et le pays désigné doivent être liés par le même traité (Arrangement et/ou Protocole de Madrid).

La France étant liée à la fois à l'Arrangement et au Protocole il est possible de désigner des pays qui ne sont liés qu'à l'Arrangement ou qu'au Protocole, ainsi que ceux liés aux deux.

- Conformément à l'article 14.2 de l'Arrangement de Madrid, un Etat peut déclarer qu'une désignation postérieure n'est possible que pour les marques internationales enregistrées depuis la date d'entrée en vigueur de l'adhésion à l'Acte de Stockholm (Acte de révision de l'Arrangement de Madrid).

Au 15 octobre 2002, seule la Chine dont l'adhésion a pris effet le 4 octobre 1989, utilise cet article.

- Conformément à l'article 14.5 du Protocole de Madrid, un Etat peut déclarer qu'une désignation postérieure n'est possible que pour les marques internationales enregistrées depuis la date d'entrée en vigueur de l'adhésion ou de ratification au Protocole de Madrid.

Au 15 octobre 2002, la Turquie (adhésion au 1er janvier 1999), l'Estonie (adhésion au 18 novembre 1998) et la Hongrie (ratification au 3 octobre 1997) sont les seuls pays ayant utilisé cet article. Toutefois, la Hongrie étant également partie à l'Arrangement de Madrid, cet article ne s'applique pas lorsque le pays d'origine est également lié à la fois à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, comme c'est le cas de la France.

Une désignation postérieure d'un tel pays est cependant possible si le titulaire de l'enregistrement international est également titulaire d'un enregistrement national antérieur de la même marque dans ce pays.

 

Effet de la désignation postérieure

Une désignation postérieure prend effet au jour de réception de la demande par l'office. Il est cependant possible de demander dans la requête que cette désignation prenne effet à un autre moment, par exemple après le renouvellement de l'enregistrement international.

 

Durée de la protection

La durée de protection de la désignation postérieure expire à la même date que l'enregistrement international.

Dans le cas d'un enregistrement international effectué avant le 1er avril 1996 et lorsque les émoluments et taxes ont été payés pour 20 ans, si la désignation postérieure est faite au cours des 10 premières années, il faudra renouveler les désignations postérieures à la fin de cette période de dix ans.

 

Produits et services que la marque désigne

Lors d'une désignation postérieure, il est possible de ne désigner qu'une partie seulement des produits et services désignés par la marque internationale.