Les symboles ® et TM

octobre - 2014

L’article 5 § D de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle dispose qu’ « aucun signe ou mention (…) de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce (…) ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit ».

Il en résulte qu’en France, pays partie à ce traité, l’utilisation des symboles ® (Registered) ou TM (Trade Mark) est facultative, voire superflue, puisqu’ils n’ont aucune valeur légale.
Le seul intérêt sera d’informer les consommateurs et les concurrents que le signe en question est bien enregistré en tant que marque.
Néanmoins, bien qu’optionnelle, l’apposition d’une mention dans certains pays membres de la Convention de Paris est fortement recommandée.
En effet, aux Etats-Unis, si le titulaire d’une marque n’indique pas, par le biais du symbole ®, que sa marque est bien enregistrée, il ne pourra obtenir de dommages et intérêts de la part d’un tiers contrefacteur dans le cadre d’un litige, à moins qu’il ne prouve que ce dernier avait bien connaissance de l’existence de l’enregistrement en question.

 Il en est de même au Mexique où en l’absence d’apposition de la mention « Marca Registrada », le titulaire d’une marque ne peut intenter une action en contrefaçon.

 Enfin, il convient cependant d’être extrêmement vigilant puisque l’apposition de tels symboles sur des signes non enregistrés peut être condamnée en France ainsi que dans un grand nombre de pays signataires de la Convention de Paris.

Ainsi, plusieurs sociétés américaines ont notamment été condamnées pour fraudes par les autorités américaines. En effet, ces dernières considèrent que l’utilisation du symbole ® pour des signes non enregistrés en tant que marques est « une tentative de tromper ou fourvoyer les consommateurs ou d’autres acteurs économiques en leurs faisant croire que la marque est enregistrée »  (North Atlantic Operating Co., Inc. et al v. DRL Enterprises, Inc. Opposition No. 91158276, Sept. 21, 2010).

Il est donc très important, lorsque l’on souhaite enregistrer et utiliser une marque à l’étranger, de se renseigner sur la législation en vigueur concernant l’apposition de mention relative à l’enregistrement d’une marque.