Que ce soit en procédure d'opposition devant l'INPI ou lors d'un procès en contrefaçon, l'atteinte portée à une marque enregistrée est toujours évaluée en considérant deux éléments : la marque elle-même et les produits/services qu'elle désigne.
En effet, conformément aux articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdites :
- la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques,
- la reproduction d'une marque pour des produits ou services similaires s'il peut en résulter un risque de confusion, et
- l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires s'il peut en résulter un risque de confusion.
Pour apprécier le risque de confusion, il faut se demander si un consommateur connaissant la marque antérieure et ses produits peut, en voyant un produit revêtu de la seconde marque, attribuer à celui-ci la même origine qu'aux produits qu'il connaît.
Le risque de confusion dépend donc à la fois de la ressemblance des marques et de la similarité des produits et services.
Deux marques identiques peuvent donc coexister dans des domaines distincts. On cite souvent comme exemple le cas des marques "Mont-Blanc" désignant l'une des stylos et l'autre des crèmes dessert. Il n'y a pas de risque en voyant une crème dessert, de penser qu'elle est produite par la société produisant des stylos.
Pour apprécier la similarité des produits ou services, on tient compte des domaines plus ou moins liés dans l'esprit du consommateur (les parfums et les bijoux), de la complémentarité des produits (un distributeur de feuilles plastiques et les feuilles plastiques ; un magazine informatique et des produits informatiques).
Il faut noter que pour apprécier la similarité des produits et services, on ne tient pas compte des classes désignées lors de l'enregistrement. En effet, des produits d'une même classe peuvent ne pas être similaires, par exemple dans la classe 9, on trouve à la fois des "étuis à lunettes" et des "balances". De la même façon des "verres" de la classe 21 sont complémentaires et donc similaires des "boissons" des classes 32 et 33.
Pour comparer les marques elles-mêmes, les signes sont classiquement étudiés visuellement, phonétiquement et intellectuellement.
Visuellement, on apprécie la forme générale d'une marque figurative aussi bien que la structure des mots (le nombre des syllabes, les lettres qui se ressemblent ...). Par exemple, un consommateur d'attention moyenne voyant un produit (des épices) marqué "SUPROC" peut le confondre avec le produit qu'il connaît : "DUCROC".
Phonétiquement, les marques peuvent également être confondues par un consommateur n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux. Par exemple l'enseigne "DANELYSE" peut être lue comme la marque "DANIEL ELISE".
Enfin, les signes peuvent être confondus intellectuellement, le consommateur ayant en tête la première marque, il va lui associer la seconde. C'est ce qui a été jugé pour le journal "Le lampadaire", contrefaçon du journal "Le réverbère". La seule similitude intellectuelle n'est cependant pas suffisante pour établir un risque de confusion (Grand-Mère/Mamie).
Le risque de confusion s'apprécie de façon globale, en fonction à la fois de la marque et des produits/services, la question étant toujours de savoir si on risque d'attribuer la même origine aux deux produits marqués. Selon la CJCE, plus la similitude des produits ou des services couverts est grande et plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé (Llyod).
L'appréciation du risque de confusion se fait presque dans tous les cas, puisque seule la reproduction à l'identique d'une marque pour des produits identiques est jugée contrefaisante sans avoir recours à la notion de confusion.